HANCHI&JZMC IP Law Newsletter
2006 年第1 期（总第1期） 2006年1 月 7日
最新动态上海世博会拟订知识产权保护纲要
依据2006年1月1日开始实施的新修订公司法，出资形式的范围得以扩大，包括专利权、商标权以及著作权、商业秘密等在内的知识产权均可以直接用来投资。此外，修订前的公司法规定，以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的20%，而新修订的公司法仅规定全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的30%，这大大提高了无形资产的出资比例。中国西部首家知识产权学院成立
2005年 11月29日，西北大学知识产权学院正式挂牌成立。新成立的西北大学知识产权学院是目前我国西部地区首家，也是陕西省惟一的高级知识产权人才培养基地。美国知识产权司法及“337”诉讼实务论坛开幕
2005年12月14日，美国知识产权司法及“337”诉讼实务论坛在杭州顺利开幕。这次为期两天的会议，集聚了中美两国司法界、企业界、律师界和政府部门的260多位专业人士共同交流、沟通，以加深中国企业对美国知识产权司法包括“337”条款的理解与把握。据统计，仅2003年至2004年中国企业就遭到“337调查”十余起。中国2005年度最有价值品牌发布
北京名牌资产评估有限公司日前发布中国最有价值品牌年度报告，海尔以702亿元的品牌价值连续四年位居榜首。报告显示，中国自主品牌在与国际品牌竞争过程中成长迅速。中国最有价值品牌每年发布一次，连续进行了十一年，已经成为海内外投资者、消费者及社会各界了解中国品牌的重要参考。中国首届硅知识产权(IP)峰会召开
2005年12月14日至16日，由信息产业部软件与集成电路促进中心(CSIP)主办的中国首届硅知识产权峰会在北京召开。此次峰会以“关注IP发展 促进IC创新”为主题，来自国内外60多家集成电路(IC)企业及法律研究机构的300余名代表分别从法律和技术两个层面讨论了知识产权对于发展我国IC业的重要作用，并提出了许多发展建议。会议尤其重点探讨了中国集成电路企业如何建立知识产权战略体系,有效进行知识产权保护和自主创新。目前，国内企业对于IP模块的研发和保护比较缺乏知识产权意识，在IC设计中不仅不善于保护自己的成果,而且容易侵犯他人的知识产权权。因此，建立一个健康的知识产权保护和发展体系，鼓励技术创新，培养我国集成电路产业的核心竞争力，势在必行。法律论坛
美国337调查程序评介
20世纪90年代以来，几乎每年都有中国企业遭受337调查。而从1996年到2004年九年间，美国对全球发起的157起337调查中，针对中国的就达36起。海关总署政策法规司知识产权处处长李群英曾指出：“337调查已成为继反倾销调查以后中国产品出口新的障碍，相对于反倾销，337条款更为苛刻，一旦实施将比反倾销措施更加严厉。”
什么是337调查337调查因美国《1930年关税法》第337节而得名，最近一次修正后的“337条款”规定，如果任何进口行为存在不公平行为，主要针对侵犯专利权或者商标权行为，也包括侵犯著作权、半导体芯片模板权利的行为，不正当使用商业秘密、侵犯普通法商标权及其他商业侵权行为，并且对美国产业可能造成抑制或垄断，美国国际贸易委员会(USITC)可以应美国国内产业的申请进行调查。一旦认定侵权成立，可向原告提供有限排除令、普遍排除令和停止令等救济措施。其中普遍排除令不仅针对被告公司的产品，还对所有公司的类似侵权产品均有效，其结果是特定企业的相关产品乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场。由于337条款并不要求以实际损害为前提，因此比通常的知识产权法律要苛严的多。
337调查的主要程序337调查由美国国际贸易委员会负责进行，程序周期相对较短。通常情况下，案件必须在12个月内审结，即使是比较复杂的案件也必须在18个月内结束，其主要程序如下：
国际贸易委员会在收到国内企业调查申请之日起30天内对案件的受理与否做出决定。如果最终决定启动调查，需在联邦登记薄上予以公报。被告各方必须在启动调查公报后的20天（如被告不在美国则为30天）内进行答辩。调查开始后，国际贸易委员会指派一名行政法官全程主持337调查，负责收集证据、听证及做出初始判决。行政法官做出初步判决后，如有异议，任何一方可以在10天内就初步判决的有关事宜申请复核。如果国际委员会最终认为被告存在违反337条款的行为，则要考虑恰当的方式对原告予以救济。国际贸易委员会决定给予原告一定的救济后，还必须送美国总统进行复议。总统要在60天之内从执行国家政策的角度出发复核委员会的决定和法令。美国总统行使否决权则使法令无效。如果总统不表态，则视为同意，法令则从60天时效结束之日起生效。任何有利害关系的一方如对最终判决及颁发的法令不服，都可以向美国联邦最高巡回法庭提出上诉。中国企业履遭337调查的原因近几年来，中国已成为美国337条款最大的受害者，究其原因主要在于：
中国出口产品技术含量上升，客观上在美国市场构成了与美国同行的竞争。同时，由于美国经济不甚景气，美国企业被迫寻求通过市场化的技术壁垒手段抑制中国产品进口。中国不少被诉企业缺乏自主知识产权，许多产品依靠进口核心部件，再行出口。一方面引进技术成了简单模仿，另一方面未能及时在国外申请专利。中国的生产或出口企业由于对337条款及其程序运作不够不熟悉，多采取回避态度。而依据337条款，如果被起诉企业不应诉，则属自动败诉。同时，中国企业的这种消极态度反过来促使更多的其它美国和外国公司对中国企业提起337调查，并理直气壮地申请“普遍排除令”，使越来越多的中国企业成为337条款的牺牲品。对于美国企业来说，相对于发起反倾销程序或者侵权诉讼，发动 337调查更为便利、直接且较易取得其预期效果。中国企业履遭337调查的原因中国企业应对337条款引起充分的重视，并从以下几方面着手防范、应对甚至利用337调查：
拥有自主知识产权，加强海外专利申请。如果被指控企业拥有相同技术领域的自主知识产权，可以通过交叉许可的方式与原告达成和解协议，甚至有机会向申请调查的企业发起反攻。中国企业应充分重视完善自己的知识产权战略保护体系，这不仅仅是有助于防范337调查，而且是对抗其他知识产权纷争的有效武器。对企业来讲，应当对国内外本行业或本专业的专利研发情况了如指掌，从所编织的专利网中寻找突破口。如一些企业没有自己的核心专利，但是可以从外围入手开展研发，申请一些外围专利，有了这样一批专利也可以增加与跨国公司讨价还价的余地。以积极、主动的态度正确应对337调查。一方面，国内企业应充分了解和研究337条款的背景、内容、和运作流程等，随时做好应对调查的准备工作；另一方面，一旦收到调查通知，要沉着备战，积极应诉，及时向资深的知识产权及涉外律师咨询，果断准确地寻找解决办法。加强主管部门的组织协调工作，团结利害关系企业共同应诉。2004年无汞碱性电池337调查案大获全胜的重要经验之一就是中国电池工业协会成功发挥了协调组织作用。目前由于中国企业对337调查的认识尚不够充分，再加上诉讼成本较一般案件要高，企业单独应诉的能力还很弱，这样尤其需要各行业在技术上和法律上提供支持，并凭借丰富的实战经验正确组织和引导被调查企业顺利完成调查。合理利用条款规则。依据337条款的规定，凡在美国本土依法律程序注册登记的美国企业与专利，不管是本国籍还是外国籍人士的，都会拥有解决纠纷的优先权，因此如中国企业能证明在美国拥有自己独立的运营公司及拥有有效的美国专利，国际贸易委员会就会考虑来自起诉方所起诉对象及条款是否适当，一般会建议起诉方将拥有专利的美国企业排除在起诉名单之外或转用美国其他法律手段来解决双方之间的矛盾。案例评析
小官司，大收获
——驰名商标是如何诞生的
案情介绍福州某个体户由于销售了几个月的“柒牌油漆”，与供货商中山市某化工涂料企业一起被知名服装产销企业福建柒牌集团公司告上法庭，案由为商标侵权。由于本案为跨类别的商标侵权诉讼，因此柒牌商标能否构成驰名商标成为认定侵权与否的关键因素。2005年年初，福州市中级人民法院一审判决认定柒牌商标为驰名商标，被告构成商标侵权并赔偿原告经济损失人民币10万元。
法律评析本案本为一起不起眼的小官司，然而由于柒牌公司的巧妙运用，成功的使柒牌商标被认定为驰名商标。
驰名商标是指为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。按照法律规定，驰名商标的保护范围以及保护力度要比一般商标大的多。认定为驰名商标，不仅可以打击跨类别的商标侵权行为，而且对使用驰名商标注册企业名称、互联网域名等特殊侵权行为也可追究责任。它甚至可以保护未在中国注册的国外驰名商标不受侵犯，同样，外国也保护未在其本国注册的中国驰名商标。
在中国，驰名商标以前主要是通过行政途径得以认定。2004年，根据《商标法》和《商标法实施条例》的有关规定及《驰名商标认定和保护规定》，并按照国家工商行政管理总局《开展保护注册商标专用权行动方案》的有关要求，国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会依法先后认定驰名商标153件，其中商标局在商标管理案件中认定116件，在商标异议案件中认定14件，在商标国际注册异议案件中认定1件，商标评审委员会在商标争议案件中认定22件。
司法实践中，也存在少量由法院在个案中认定驰名商标的情况。例如，北京市第二中级人民法院于2000年6月在英特艾基系统有限公司诉北京国网信息有限责任公司不正当竞争及商标侵权纠纷一案中，认定“IKEA”商标为驰名商标。更早一些的时候，1992年8月，四川省高级人民法院也曾在个案判决中认定“郎”字商标为驰名商标。
2001年6月26日颁布的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》以及2002年10月12日《最高人民法院关于审理涉及商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》明确规定了法院有权在个案中对商标是否为驰名商标作出认定。自此以后，司法实践中，越来越多的商标在个案争议中被法院认定为驰名商标。最近，最高人民法院即公布了近期由法院判决认定为驰名商标的“奇正”商标、“国美电器”服务商标、“红河”商标等10个商标。
法规索引《驰名商标认定和保护规定》第二条规定：本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。《中华人民共和国商标法》第十四条规定：认定驰名商标应当考虑下列因素：
（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。《驰名商标认定和保护规定》第三条规定：以下材料可以作为证明商标驰名的证据材料：（一）证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；
（二）证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；
（三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；
（四）证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料；
（五）证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条规定：人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。